Q:자전거를 생산하는 회사 사장 A씨는 B사로부터 “귀사의 자전거는 당사의 특허를 침해한 것이므로 귀사는 즉시 침해행위를 중단하여야 하고 민형사상의 법적 책임을 져야 한다”라는 내용의 경고장을 받았다. A씨는 어떻게 대응해야 할까?
A:특허권자(전용실시권자를 포함)는 특허권이 침해되었다고 판단되면 먼저 침해자에게 경고장이라는 내용증명우편을 발송하여 침해 주장을 하는 것이 통상적인데 권리자로부터 침해 주장을 받게 되면 자신이 실시하고 있는 발명이 특허권을 침해한 것인지 여부를 살피는 것이 선행되어야 한다.
특허침해 주장이 정당하다고 판단되면, 특허권을 침해하지 않도록 회피설계를 고려해야 하고 만일 회피설계가 용이하지 않다면 권리자와의 협상을 통해 실시권을 부여받거나 특허권 자체를 양수하는 방안을 고려할 수 있다.
반면 특허침해 주장이 부당하다고 판단되면 분쟁이 확대되는 것을 사전에 방지하기 위해 특허를 침해하지 않는다는 취지의 답변서를 내용증명우편으로 발송하는 것도 바람직하다. 침해 경고를 받은 당사자가 권리자로부터 어떤 법적인 대항을 받기 전에 취할 수 있는 적극적인 수단으로 특허심판원에 소극적 권리범위확인심판과 무효심판을 청구하는 것을 고려할 수 있는데 소극적 권리범위확인심판은 자신이 실시하고 있는 발명 또는 장래에 실시할 발명이 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 공적인 판단을 구하는 것이고 무효심판은 공지된 선행기술이 존재한다는 등의 이유로 해당 특허권을 처음부터 없었던 것으로 소멸시키기 위한 것이다.
참고로 “특허권 침해여부는 심결이나 판결 등에 의해 비로소 확정될 수 있는데 B사가 변리사 말만 믿고 A사 제품을 폐기할 것 등을 요구하고 이에 불응시 민형사상 책임까지 묻겠다는 경고장을 A사 거래처에 발송한 행위는 고의 또는 과실로 A사 영업을 방해한 것으로 봐야 한다”고 판단한 최근 판례와 같이, 권리자라 하더라도 특허권을 보호하기 위해 사회통념상 허용되는 범위를 넘는 행위는 위법성이 인정되어 손해배상 등의 책임이 따를 수 있다는 점도 알아 둘 필요가 있다. /이브닝신문=오수원 변호사(법무법인 청담 www.lawcd.co.kr)
